高科技专利诉讼经历（作者朱素山/美国加州）

《专利诉讼案是联邦民事诉讼案，所以并非刑事案件, 一切由联邦法官来审理》

联邦法院的专利诉讼:

1. 诉状 对诉状的回复

2. 授权后的专利局程序 案件管理会议

3. 事实证据开示 专家证据开示

4. 权利要求解释 即决判决动议

5. 审讯准备和审前动议 庭审

6. 上诉 和解

美国的专利：

美国专利是一份由被称为美国专利及商标局 (USPTO) 的联邦机构发出的文件。该文件授予专利 持有人一项权利，禁止他人在美国制造、使用、销售、许诺销售或进口专利所涵盖之产品或方法， 并向违反该权利的人士收取损害赔偿金。不过需要留意的是，美国专利一般不影响美国境外的 活动。

虽然专利由政府机构授予，但是它们只能通过持有人自己的努力来执行。如果专利持有人(或“专 利权人”)认为其他方侵犯了其专利，持有人可在美国地区法院提起专利侵权的民事诉讼。为了胜 诉，专利持有人必须证明被告很有可能侵犯其专利。被控侵权人也可通过证明所主张的专利权利 要求无效的方式来抗辩权利要求，例如证明权利要求所涵盖之技术在专利发明之前就已存在(该 先前存在的技术被称作“先有技术”)。如果专利持有人证明侵权成立(以及被告未能证明专利权 利要求无效)，则持有人可请求法院就侵权向其判授金钱损害赔偿作为补偿。在某些案件中，专利 持有人还可获得旨在防止被告继续侵权的法庭命令，被称作“禁令”。或者法庭可以命令被告就任 何未来的侵权活动向专利权人支付规定的金额。

诉状:

专利持有人(或是公司）向联邦地区法院递交一份被称作“诉状”的 文件后，专利诉讼案件程序即开始。诉状中指明了专利持有人和被控 侵权人，以及所指控被侵犯的专利。一般而言，诉状中载有对被控侵 权人的侵权活动的详尽描述 (如制造或出售某一产品). 因此，在提起诉讼前，原告律师 必须就被控产品或技术中各项权利要求之限制的所在开展侵权分析。签署诉状，即表示律师 证明已开展过该调查。

一般而言，被告在原告诉状送达后有21天的时间做出回复，不过该截止 期限常由双方议定而延长。回复一般采取两种形式中的一种: 递交“答 辩书”或提交撤诉动议。

诉讼经历:

我在半导体领域上工作了四十年，也经历了三次公司对公司的专利诉讼案。在美国专利诉讼案非常多，由其半导体产业，专利技术多，产生很多的法律纠纷，每家公司都会面临诉讼的情况。所以每家公司都会建立，专门研究新技术和申请半导体产业的专利部门。

十多年前，我工作的公司收到一份法院通知文件，我们的公司被另外一家公司起诉，原因是在我们的产品中使用他们的专利技术，公司高层马上招开会议，因为在21天内要回复法院，，对诉讼状的回覆。公司决定选择对专利官司比较有经验的律师事务所来代表公司出庭。在十多年前著名律师的收费是在每小时500到600元。律师从外地来到，交通，会议，回复信件，找寻资料，任何有关这訢讼案件，都会计算时间，而向公司收费。律师选择确定后, 就开始同律师签署合作备忘录和费用的同意书。大律师下面有好几位小律师，准备法院开庭的资料和准备好有关案件的资料。公司高层要提供完整资料给律师在产品的制造过程中，没有侵犯任何公司的专利。公司也准备好对外还是对内的信息，因为对方会要求呈上法庭。

因为是关于制造过程上的技术诉讼，所以，有关技术的详细内容要解释给律师，让他们了解到制造过程详细的资料。

双方都有工程师和技术人员出庭作证，作证时，双方律师和速纪员在场就可以作证。如果如果作证人士的英语能力有限，或听觉困难，务必告诉律师，向法院的 ADA 协调员， 以便他们确保为您提供适当的传译员。( 务必在庭审日期前至 少 1 周提出请求。)

作证:

当技术人员作证时，对方律师会提出问题，等问题提出后，10秒钟后才能回答，因为，代表自己的律师团会提出抗辩，如果认为这个问题同本案无关。如果抗辩有效，就可以不必回答问题。多数技术人员都会带上设计图纸等。整个出庭作証都由专业摄影师拍下，用来给法官详细了解专利的证据内容等。美国的律师是非常专业的人士，他们的想法和逻辑的解释都使我们佩服。公司也准备好所有出庭作证的人员，又同律师团做出庭作证前的预备练习，反复硏究所提供的资料去证明没有侵犯专利权。出庭作证后，如果自己的律师认为，还需要再一次，增加一些証据，工程师或是技术人员都会再次出庭作证的。通常专利诉讼案，都会超过一年后，法官才能做判决。

判决前：

我们出庭作证时,因为我们准备很完整的技术证据，给法官详细了解我们没有侵权，加上律师团的回应非常有道理，对方律师团感觉这个诉讼嬴面不大，主动提出庭外和解，双方律师达成协议，就免了很多金钱上的赔偿。

结论:

这证明我们没有侵犯专利权。公司同仁的努力得到的。大家都很兴慰。这也是我的人生的重要经历，所以我们在创新的领域上，我们都会去研究一下，在这方面的专利，尽量不去侵犯他人的发明专利。所以后期公司面临专利诉讼案就比较少。世界每天都在进步中，新的技术，新的产品源源不断的出现，所以专利技术也是越来越多。如果一定要用到他人的专利技术，我们都同当事人或是公司协议,付专利费用也可以的。一般来说是做好一个产品付多少专利费（大约是几分美元到几美元，由双方协商达成的）

专利诉讼的经验:

1. 聘请好的律师

据不完全统计，美国数百起专利案件中仅胜诉案件补偿对方律师费平均达到了120万美金。因此，专利诉讼中律师费是一笔很大支出。  

美国律师事务所往往按小时收费，根据律所规模大小的不同，费用从500美元每小时到800美元每小时不等。建议选择律师事务所的时候遵循以下原则：

有谙熟知识产权诉讼业务并具备相应技术背景的律师；

最好有律师曾经在本案法官前出过庭 。

2. 聘请技术、专利法和财务专家证人团队

在美国的知识产权案件尤其是专利案件中，原被告双方都要聘请专家证人。专家包括技术专家、专利法专家和财务专家。专家证人的聘请由原被告自行解决，法院一般不予干涉。专家证人受聘后，要向对方提交专家报告，并要接受对方律师对专家报告以及证人本人的讯问。专家证人大多数情况下还要出庭作证。专家证人按小时收费，每个专家证人的小时费从100美元至400美元不等，每个专家证人的费用也从几万到几十万美元不等。因此专家证人的费用在诉讼中是一个非常庞大的数字。

技术专家一般是案件所涉及专利技术领域的学者或专家。他们的作用是对专利的有效性，以及是否侵权提出意见。被告应当在诉讼开始时就与律师一起寻找技术专家。有些技术专家本人就有可能见过或者发表过可以使专利无效的公知技术，所以好的技术专家对胜诉有非常大的作用。

财务专家要在假设侵权成立的情况下，证明赔偿额的多少，一般是由有财务背景的公司担任。原告的专家要证明原告的损失是多少，被告的盈利是多少，或者在假想谈判中，原告会向被告收取多少权利金、许可费或者入门费。

被告的专家则要用多种财务数字或者经济指针作为证据，来证明赔偿额微乎其微，或者没有。

因此，一个好的财务专家能够帮助被告极大地减少赔偿。

专利法专家在诉讼中主要解释相关法律问题和发现专利授权过程中问题. 主要作用是确定专利保护范围，特别是如果所涉及专利的申请过程中有过很多次的程序上和实体上的补正情况，就有可能有必要聘请专利法专家，对于专利申请、审查程序的正当与否进行证明，并确定最恰当的专利保护范围，防止对权利要求保护范围作出过大解释。

3. 主张非故意侵权

美国的专利法对于故意侵权规定了法定的三倍赔偿额并附加律师费。

由于一般专利案件的赔偿额和律师费本来已经很高，所以三倍赔偿是非常重的惩罚。

要避免这种高额赔偿，首先是由律师出具不侵权或者专利无效的法律意见。如果被告在被指控侵权前花钱请律师对产品作了分析，对有关专利进行了彻底调查，这样的书面法律意见就会使故意侵权不攻自破，因此提前咨询意见非常重要。

一般一份不侵犯专利权的书面法律意见或者专利权无效的法律意见花费约2-6万美元，但几乎所有的新产品开发者都不得不这样做。诉讼开始前不做足功课，如果官司打到赔偿阶段，就很难避免惩罚性赔偿。

4. 尽量达成和解，将损失降到最低

如果律师初步分析后认为产品侵权，而专利无效的证据并非确凿，就应该停止侵权活动或与对方达成一个授权许可。在正式起诉前，是双方最容易达成协议的时候。如果谈判仍谈不拢，公司往往会起诉，但不送达，将起诉书副本寄给被告作为最后通牒。

在这个阶段，公司往往已经使用了相当可观的律师费，被告在赔偿费数额上的少量妥协会导致谈判成功。

5. 如果胜诉，要求对方承担律师和证人费用

尽管在一般民事诉讼中，胜诉的一方是不可以向法院要求补偿律师费的，但专利案件是个例外。根据最新的判例，联邦法院为减少专利流氓的恶意诉讼，做出了大量让败诉方承担胜诉方律师费和诉讼费用的判决。如果获得不侵权的判决，被告就应当主张对方承担律师和证人费用，就可以将损失降低到最低。

6. 最后的一点，就是坚持自己的观点并通过律师说服法官采纳自己的主张。